Mag je kleding verkopen onder je eigen naam als die toevallig sterk lijkt op die van een wereldberoemde popster? Die vraag stond centraal in de zaak bij het Australische High Court. Deze moest beoordelen of het kledingmerk KATIE PERRY uit het merkenregister moest worden geschrapt vanwege mogelijke verwarring met de naam van de popster Katy Perry. Het High Court deed op 11 maart 2026 uitspraak.
Wat besliste het High Court?
De zaak begon bij de Australische modeontwerpster Katie Jane Taylor. Zij werd geboren als Katie Perry en registreerde in 2008 het woordmerk KATIE PERRY voor kleding. Tegelijkertijd trad popster Katy Perry al enkele jaren op onder haar artiestennaam en begon zij internationaal door te breken. Dat leidde tot een juridisch conflict. Taylor probeerde de zangeres het gebruik van haar artiestennaam te verbieden, terwijl vennootschappen van Katy Perry op hun beurt het Australische kledingmerk uit het merkenregister wilden laten schrappen.
Het Australische High Court moest beoordelen of het merk KATIE PERRY wegens verwarringsgevaar alsnog uit het register moest worden verwijderd. Daarbij keek het hof nadrukkelijk naar de situatie op het moment van de merkregistratie in 2008. Hoewel Katy Perry toen al bekend was als popzangeres, werd haar naam op dat moment in Australië nog niet gebruikt voor kleding. Volgens het High Court had de lagere rechter daarom te veel gewicht gegeven aan haar algemene beroemdheid en aan de veronderstelling dat popsterren vaak ook merchandise verkopen. Het hof vernietigde de eerdere beslissing waarin het merk was geschrapt en verwees de zaak terug voor verdere beoordeling. Het merk Katie Perry blijft daarmee voorlopig in het register staan.
Wat als deze zaak zich nou in Nederland had afgespeeld?
Stel dat deze zaak zich in Nederland had afgespeeld. Wat als er nou in Groningen een kleine kledingontwerper (met ingeschreven merk voor klasse 25, kleding) “Roxie Dekker” was geweest op het moment dat de zangeres Roxy Dekker doorbrak? (Roxy Dekker heeft overigens ook daadwerkelijk een merk ingeschreven, maar niet voor kleding.)
In dat geval zouden de beide merken in goede orde naast elkaar kunnen bestaan. Er kan goed een merk “Roxie Dekker” voor kleding bestaan, naast een merk “Roxy Dekker” voor muziek en entertainment; net zoals er bijvoorbeeld een merk “Ajax” kan ontstaan voor schoonmaakmiddel, naast “Ajax” als voetbalclub. Omdat de producten en diensten verschillen, kan er geen beroep worden gedaan op de meest ingeroepen merkenrechten, noch zal er snel sprake zijn van verwarring. De belangrijkste merkenrechten zijn het verbod op een gelijk merk voor dezelfde waren of diensten en het verbod op een gelijk of overeenstemmend merk voor gelijke of soortgelijke waren of diensten wanneer verwarringsgevaar bestaat (art. 2.20 lid 2 sub a en b BVIE).
Meer mogelijkheden voor bekende merken
Houders van bekende merken kunnen ook een beroep doen op art. 2.20 lid 2 sub c BVIE. Wanneer er sprake is van een bekend merk in het Benelux-gebied en een derde (zonder geldige reden) afbreuk doet aan het merk en ongerechtvaardigd voordeel trekt, kan de houder van het bekende merk ook om een verbod vragen zonder dat er sprake is van soortgelijke waren of diensten. De houder van het bekende merk moet dan wel haar bekendheid aantonen. Het merk moet bekend zijn bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de betrokken waren of diensten bedoeld zijn, zo volgde al in 1999 uit het Chevy-arrest. Ook moet de merkhouder aantonen vanaf wanneer deze bekendheid is verworven. Het moment waarop een merk voldoende bekendheid heeft verworven om aanspraak te maken op deze extra bescherming, speelde ook een belangrijke rol in de zaak Katy Perry / Katie Perry.
Met het oog op het voorgaande zou Roxy Dekker zich er dus mogelijk wel tegen kunnen verzetten als er nu nog iemand in de Benelux onder een merk “Roxie Dekker” kleding op de markt zou brengen. Maar dat had niet gekund wanneer het merk al bestond voordat zij bekend werd. Sterker nog; een dergelijk merk zou het Roxy Dekker ook moeilijk hebben gemaakt om kleding met hierop Roxy Dekker als merchandise te verkopen. Het oudere kledingmerk zou zich dan waarschijnlijk daartegen kunnen verzetten. In het merkenrecht geldt over het algemeen: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Waar ik je als advocaat bij kan helpen
Conflicten over merknamen ontstaan regelmatig wanneer twee ondernemingen een naam gebruiken die (te) veel op elkaar lijkt. Soms gaat het daarbij om een merk dat al is geregistreerd, maar in andere gevallen speelt ook de reputatie van een bekend merk een rol. In zulke situaties is het belangrijk om goed te laten beoordelen hoe sterk je juridische positie is en welke stappen je kunt nemen.
In mijn praktijk adviseer en procedeer ik regelmatig over merkenrecht. Ik help ondernemers onder meer bij het beoordelen van mogelijke merkinbreuk, het optreden tegen verwarringsgevaarlijke merknamen en het verdedigen van hun eigen merk wanneer daartegen bezwaar wordt gemaakt. Ook adviseer ik over merkregistraties en over de vraag of een nieuwe merknaam juridisch veilig te gebruiken is, bijvoorbeeld wanneer er mogelijk sprake is van een bekend merk.
Wil je hierover sparren, dan kun je tijdens kantooruren bellen (050-3140840) of mij mailen via bakker@boutadvocaten.nl. Ik denk graag met je mee over de bescherming van jouw merk en de juridische mogelijkheden wanneer er een conflict over een merknaam ontstaat.
Link naar uitspraak Katie Perry / Katy Perry
Benieuwd naar de volledige uitspraak van het High Court of Australia van 11 maart 2026? Deze is te vinden op de website van het High Court onder de naam Taylor v Killer Queen LLC, of via deze link.
